16 lipca 2020

Ochrona znaków towarowych w Unii Europejskiej a brexit

Udostępnij

Okres przejściowy i po jego zakończeniu  

Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej[1] przewidują możliwość uzyskania ochrony oznaczenia w charakterze znaku towarowego na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Sytuacja zgłaszających i właścicieli znaków towarowych zarejestrowanych w UE zmieniła się w związku z długo oczekiwanym opuszczeniem Unii przez Wielką Brytanię, czyli tzw. brexitem. Znaki towarowe, będące oznaczeniami odróżniającymi podlegającymi ochronie, mogą stanowić bardzo wartościowy składnik przedsiębiorstwa, zatem dobrze jest wiedzieć, jak w najbliższym czasie będzie się kształtować ich ochrona w Unii Europejskiej i w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W niniejszym artykule zostały przedstawione główne zasady związane z tym zagadnieniem zarówno w okresie przejściowym, jak i po jego zakończeniu.

 

Znak towarowy Unii Europejskiej

Przed przystąpieniem do przedstawienia skutków brexitu dla znaków towarowych zgłaszanych i zarejestrowanych w Unii Europejskiej trzeba przypomnieć podstawowe zasady związane z ochroną oznaczeń odróżniających na terytorium Unii Europejskiej. Unijny znak towarowy ma charakter jednolity we wszystkich państwach członkowskich UE. Oznacza to, że co do zasady wywołuje on ten sam skutek w całej Unii Europejskiej, w tym w Zjednoczonym Królestwie, czyli może on być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela znaku lub unieważnienia znaku, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Unii. Ochrona unijnego znaku towarowego trwa 10 lat i może być przedłużana na dalsze okresy 10-letnie. Może to zatem trwać właściwie w nieskończoność. Uzyskanie rejestracji znaku towarowego w Unii Europejskiej jest obecnie stosunkowo szybkie, wymaga jednego zgłoszenia oraz wniesienia jednej opłaty. Dla zarejestrowania znaku towarowego w UE wystarczy przeprowadzenie postępowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (ang. European Union Intellectual Property Office, EUIPO) po prawidłowym wniesieniu formularza zgłoszeniowego i dokonaniu opłaty od rejestracji. Reguły te jednak obecnie ulegają zmianie w odniesieniu do terytorium Zjednoczonego Królestwa z uwagi na wspomniany już wcześniej brexit. Przedsiębiorcy, którzy inwestują w ochronę swoich oznaczeń odróżniających w Unii Europejskiej, powinni zapoznać się ze zmianami, jakie on niesie dla praw do znaków towarowych, które im przysługują. Nie bez znaczenia pozostaje też uzyskiwanie ochrony znaków towarowych w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii w niedalekiej przyszłości.

Umowa o wystąpieniu i jej skutki dla praw własności intelektualnej

Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej[2], wśród wielu innych obszarów, reguluje m.in. kwestie własności intelektualnej. Obowiązuje ona od 1 lutego 2020 r., co wynika z Zawiadomienia o wejściu w życie Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej[3]. Było ono poprzedzone długimi negocjacjami, a decyzja o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej stanowiła wynik referendum przeprowadzonego 23 czerwca 2016 r.[4]

Kwestie dotyczące praw własności intelektualnej – po opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej – reguluje Umowa o wystąpieniu w treści art. 54-61. Brexit wywiera skutki nie tylko dla ochrony znaków towarowych, ale i wzorów przemysłowych oraz innych przedmiotów własności intelektualnej, jednak z uwagi na ramy niniejszego artykułu uwagę poświęcono wyłącznie znakom towarowym.

Przede wszystkim trzeba wyjaśnić, że art. 126 Umowy o wystąpieniu przewiduje okres przejściowy lub okres wdrażania, który rozpoczyna się z dniem wejścia w życie tej umowy, tj. 1 lutego 2020 r., i kończy się w 31 grudnia 2020 r. Ma to duże znaczenie dla ochrony zgłoszonych, zarejestrowanych, unieważnionych lub wygasłych znaków towarowych. Warto w tym czasie przemyśleć strategie ochrony swoich oznaczeń odróżniających. Być może część przedsiębiorców w ogóle nie będzie zainteresowana kontynuowaniem ochrony swojego znaku towarowego w Wielkiej Brytanii.

Ciągłość ochrony zarejestrowanych praw w Wielkiej Brytanii

Istotny z punktu widzenia przedsiębiorców, będących właścicielami zarejestrowanych znaków towarowych Unii Europejskiej, jest art. 54 Umowy o wystąpieniu. Zgodnie z tym przepisem uprawniony do takiego znaku towarowego, który został zarejestrowany zgodnie
z przepisami rozporządzenia nr 2017/1001 przed zakończeniem okresu przejściowego, staje się uprawnionym do znaku towarowego w Wielkiej Brytanii w odniesieniu do tego samego oznaczenia i tych samych towarów lub usług. Oznacza to, że znaki towarowe Unii Europejskiej, które zostały przed zakończeniem okresu przejściowego zarejestrowane w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, stają się porównywalnymi zarejestrowanymi i egzekwowalnymi prawami własności intelektualnej w Zjednoczonym Królestwie na mocy obowiązującego w nim prawa. Zasada ta wynika z art. 54 ust. 1 lit. a) Umowy o wystąpieniu. Dotyczy to wszystkich znaków towarowych, które zostały zarejestrowane w EUIPO przed zakończeniem okresu przejściowego, tj. przed 31 grudnia 2020 r.[5] W takim wypadku nie jest konieczne ponowne rozpatrzenie zgłoszenia znaku towarowego w Zjednoczonym Królestwie, gdyż ochrona krajowa znaku towarowego w tym państwie jest przyznawana niejako automatycznie w związku z treścią Umowy o wystąpieniu.

Zarejestrowanie, przyznanie lub objęcie ochroną praw na podstawie art. 54 ust. 1 i 2 Umowy
o wystąpieniu powinno być dokonywane nieodpłatnie przez odpowiednie podmioty w Zjednoczonym Królestwie, przy wykorzystywaniu danych dostępnych w rejestrach wskazanych w art. 55 ust. 1 tej umowy. W przypadku prawa do znaku towarowego wykorzystywane są dane ujęte w rejestrze Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Uprawnieni z praw własności intelektualnej nie muszą składać wniosku ani podejmować działań na podstawie szczególnej procedury administracyjnej[6]. To znaczne ułatwienie między innymi dla przedsiębiorców będących właścicielami praw do znaków towarowych. Nie są oni także zobowiązani – jak wynika z art. 55 ust. 2 Umowy o wystąpieniu – do posiadania adresu do korespondencji w Zjednoczonym Królestwie przez okres 3 lat po zakończeniu okresu przejściowego. Ta ostatnia reguła ma znaczenie dla podejmowania przez przedsiębiorców działań w celu ochrony praw do znaków towarowych w Zjednoczonym Królestwie.

Ponadto, w art. 54 ust. 5 Umowy o wystąpieniu sprecyzowano następujące reguły związane ze znakami towarowymi, które uzyskały ochronę także w Wielkiej Brytanii wynikającą z rejestracji oznaczenia w EUIPO w okresie przejściowym:

„5.   W odniesieniu do znaków towarowych w Zjednoczonym Królestwie, o których mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu, obowiązują następujące zasady:

  1. a) w odniesieniu do znaku towarowego obowiązuje ta sama data zgłoszenia lub data pierwszeństwa jak w przypadku znaku towarowego Unii Europejskiej i, w stosownych przypadkach, starszeństwo znaku towarowego Zjednoczonego Królestwa zastrzeżone na mocy art. 39 lub 40 rozporządzenia (UE) 2017/1001;
  2. b) nie stwierdza się wygaśnięcia znaku towarowego ze względu na to, iż odpowiedni znak towarowy Unii Europejskiej nie był rzeczywiście używany na terytorium Zjednoczonego Królestwa przed zakończeniem okresu przejściowego;
  3. c) właściciel znaku towarowego Unii Europejskiej, który zyskał renomę w Unii, jest uprawniony do wykonywania w Zjednoczonym Królestwie praw równoważnych prawom przewidzianym w art. 9 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001 i art. 5 ust. 3 lit. a) dyrektywy (UE) 2015/2436 w odniesieniu do odpowiedniego znaku towarowego na podstawie renomy uzyskanej w Unii do zakończenia okresu przejściowego, a po tym okresie ciągłość renomy tego znaku towarowego opiera się na używaniu tego znaku w Zjednoczonym Królestwie”.

W efekcie brexitu, po zakończeniu okresu przejściowego, właściciel dotychczasowego prawa do znaku towarowego Unii Europejskiej będzie mógł korzystać z prawa do tego znaku na terytorium wszystkich państw członkowskich UE oraz prawa do krajowego znaku towarowego na terytorium Zjednoczonego Królestwa[7].

Przedłużenie prawa z rejestracji znaku towarowego

Dla wyżej wymienionych znaków towarowych Unii Europejskiej, które były zarejestrowane przed zakończeniem okresu przejściowego, Umowa o wystąpieniu przewiduje określone reguły związane z przedłużeniem praw do takiego znaku towarowego jako krajowego. Za datę pierwszego przedłużenia prawa do znaku towarowego, które powstaje w Zjednoczonym Królestwie na zasadzie ujętej w art. 54 ust. 1 lit. a) Umowy o wystąpieniu, uznawana jest data przedłużenia prawa do znaku towarowego zarejestrowanego zgodnie z prawem Unii Europejskiej.

Skutkiem tzw. brexitu jest również to, że przedłużenie prawa do znaku towarowego będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia dwóch opłat za przedłużenie – na rzecz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz Urzędu ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii[8]. Koszt przedłużenia ochrony znaku towarowego w Zjednoczonym Królestwie to 200 funtów w przypadku jednej klasy towarów i usług oraz 50 funtów za każdą następną klasę[9]. Opłaty za przedłużenie unijnego znaku towarowego wynoszą obecnie co najmniej 850 euro[10].

Zgłoszenia znaków towarowych Unii Europejskiej w okresie przejściowym

Umowa o wystąpieniu przewiduje również rozwiązania dotyczące dokonywania zgłoszeń unijnych znaków towarowych w okresie przejściowym w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Znak zgłoszony przed zakończeniem okresu przejściowego i co do którego stwierdzono datę wpływu nie będzie wpisany w sposób „automatyczny” do rejestru znaków towarowych prowadzonych przez Urząd ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii (ang. The Intellectual Property Office of the United Kingdom, IPO UK). Uzyskanie ochrony znaku towarowego w Zjednoczonym Królestwie jako znaku krajowego wymaga podjęcia dodatkowych działań, w których nie wyręczy wspomniana instytucja.

W przypadku dokonania zgłoszenia znaku towarowego Unii Europejskiej zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 2017/1001 zgłaszającemu przysługuje w zakresie tego samego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z towarami i usługami, dla których złożone zostało zgłoszenie w UE, lub które wchodzą w zakres takich towarów lub usług, prawo do dokonania zgłoszenia w Zjednoczonym Królestwie w ciągu 9 miesięcy od zakończenia okresu przejściowego. Zgłoszenie w Zjednoczonym Królestwie ma wtedy taką samą datę wpływu i datę pierwszeństwa, jak odpowiadające mu zgłoszenie w EUIPO, a także w stosownych przypadkach starszeństwo znaku towarowego Zjednoczonego Królestwa zastrzeżone na mocy art. 39 lub art. 40 rozporządzenia nr 2017/1001. Istotne jest natomiast to, że zgłoszenie w Wielkiej Brytanii oznaczenia jako krajowego znaku towarowego, będzie już podlegać przepisom prawa własności intelektualnej obowiązującym w tym kraju[11].

Uzyskanie ochrony znaków towarowych po zakończeniu okresu przejściowego

Osoby chcące uzyskać ochronę swojego oznaczenia odróżniającego w charakterze znaku towarowego w Unii Europejskiej oraz w Zjednoczonym Królestwie po zakończeniu okresu przejściowego, czyli po 31 grudnia 2020 r., będą zmuszone do złożenia we właściwym urzędzie – EUIPO i IPO UK – osobnych zgłoszeń w celu przyznania praw wyłącznych do ich znaków towarowych w odniesieniu do terytorium Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Wymagać to będzie także uiszczenia dwóch osobnych opłat związanych ze zgłoszeniem. Opłata od zgłoszenia krajowego znaku towarowego w Zjednoczonym Królestwie to koszt od 170 funtów wzwyż w zależności od liczby zgłaszanych klas towarów lub usług[12]. W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nowo przyznane prawo wynikające z rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej w tym przypadku nie będzie obejmowało już zakresem terytorialnym Zjednoczonego Królestwa. Przedsiębiorcy działający w Unii Europejskiej powinni zatem zastanowić się, czy dla ich działalności jest im również potrzebna ochrona ich oznaczeń w Wielkiej Brytanii.

Brexit a wygaśnięcie lub unieważnienie prawa do znaku towarowego

Umowa o wystąpieniu przewiduje także rozwiązania w zakresie postępowań o unieważnienie rejestracji znaku towarowego lub wygaśnięcie prawa do znaku towarowego oraz skutków takich postępowań dla znaków towarowych, które miałyby zostać automatycznie wpisane do rejestru znaków towarowych w Wielkiej Brytanii. Otóż jeżeli prawo do znaku towarowego Unii Europejskiej zostanie unieważnione lub zostanie stwierdzone jego wygaśnięcie w wyniku postępowania administracyjnego lub sądowego, które było w toku w ostatnim dniu okresu przejściowego, odpowiadające mu prawo w Wielkiej Brytanii również zostanie unieważnione lub zostanie stwierdzone jego wygaśnięcie, a staje się to skuteczne w Zjednoczonym Królestwie w tej samej dacie, co w Unii Europejskiej. Istnieje jeden wyjątek od tej zasady – jeżeli podstawa unieważnienia lub wygaśnięcia unijnego znaku towarowego nie ma zastosowania w Wielkiej Brytanii. Wtedy to państwo nie będzie zobowiązane do unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku towarowego.

Wyczerpanie prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego a Brexit

Zagadnienie wyczerpania praw własności intelektualnej także zostało uregulowane w Umowie o wystąpieniu. W art. 61, który odnosi się także do praw z rejestracji unijnego znaku towarowego, przewiduje się, że prawa własności intelektualnej, które zostały wyczerpane zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Wielkiej Brytanii przed zakończeniem okresu przejściowego na warunkach określonych w prawie Unii – w tym przypadku w rozporządzeniu w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej nr 2017/1001 – pozostają wyczerpane zarówno w Unii, jak i w Zjednoczonym Królestwie.

Reprezentacja w postępowaniu przed EUIPO a brexit

Umowa o wystąpieniu w art. 97 określa zasady związane z reprezentacją w postępowaniach, które są w toku przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Zgodnie z tymi regułami, jeżeli osoba uprawniona do reprezentacji przed EUIPO przed zakończeniem okresu przejściowego reprezentowała stronę przed tym urzędem, może w dalszym ciągu reprezentować ją w tym postępowaniu na wszystkim etapach postępowania. Taki pełnomocnik jest traktowany jak zawodowy pełnomocnik uprawniony do reprezentowania osoby fizycznej lub prawnej przed EUIPO zgodnie z prawem unijnym.

Ogólne zasady pełnomocnictwa określone w rozporządzeniu nr 2017/1001 przewidują, że osoby fizyczne lub osoby prawne, które nie mają miejsca zamieszkania lub głównego miejsca prowadzenia działalności lub rzeczywistego i poważnego przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego w Europejskim Obszarze Gospodarczym, są reprezentowane przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej we wszystkich postępowaniach przewidzianych w rozporządzeniu przez zawodowych pełnomocników. Wyjątek od tej zasady dotyczy zgłoszenia unijnego znaku towarowego, ale nie rozciąga się to już na dalsze postępowania, np. sprzeciwowe.

Podsumowanie

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej spowodowało, że co do zasady znaki towarowe zgłaszane w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w celu uzyskania ochrony w charakterze unijnego znaku towarowego w przypadku uzyskania takiej ochrony będą miały charakter jednolity tylko na terytorium UE. W celu przyznania ochrony wyłącznej znaku towarowego w Wielkiej Brytanii niezbędne będzie dokonanie osobnego zgłoszenia w Urzędzie ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii. Wyjątki od tej zasady przewidziane zostały przez Umowę o wystąpieniu i mają zastosowanie w okresie przejściowym, który zakończy się 31 grudnia 2020 r. Zostało zatem niewiele czasu, aby podjąć decyzję w zakresie strategii ochrony znaków towarowych przez przedsiębiorców używających swoich znaków towarowych również w Wielkiej Brytanii.

Marta Lampart

radca prawny, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w tym prawie
znaków towarowych, prawie dotyczącym przedsiębiorców, prowadzi kancelarię radcy prawnego w Krakowie, autorka bloga prawniczego Legalny znak towarowy.


[1] Dz. U. UE L 154 z16.6.2017, s. 1–99; dalej jako: rozporządzenie nr 2017/1001.

[2] Dz. U. UE L 29 z 31.1.2020, str. 7—187; dalej jako: Umowa o wystąpieniu.

[3] Dz. U. UE L 29 z 31.1.2020, str. 189—189.

[4] Brexit – wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE, https://eur-lex.europa.eu/content/news/Brexit-UK-withdrawal-from-the-eu.html?locale=pl, [dostęp: 16.03.2020 r.]; Brexit, https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eu-uk-after-referendum/, [dostęp: 16.03.2020 r.].

[5] Zob. też BREXIT a ochrona unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych, https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/informacje/brexit-a-ochrona-unijnych-znakow-towarowych-i-wspolnotowych-wzorow-przemyslowych, [dostęp: 16.03.2020 r.].

[6] Zobacz też przewodnik: EU trade mark protection and comparable UK trade marks from 1 January 2021, https://www.gov.uk/guidance/eu-trademark-protection-and-comparable-uk-trademarks, [dostęp: 16.03.2020 r.].

[7] BREXIT a ochrona unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych, https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/informacje/brexit-a-ochrona-unijnych-znakow-towarowych-i-wspolnotowych-wzorow-przemyslowych, [dostęp: 16.03.2020 r.].

[8] Ibidem.

[9] Renew your trademark, https://www.gov.uk/renew-your-trade-mark, [dostęp: 16.03.2020 r.].

[10] Opłaty uiszczane bezpośrednio na rzecz EUIPO, https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/fees-payable-direct-to-euipo, [dostęp: 16.03.2020 r.].

[11] BREXIT a ochrona unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych, https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/informacje/brexit-a-ochrona-unijnych-znakow-towarowych-i-wspolnotowych-wzorow-przemyslowych, [dostęp: 16.03.2020 r.].

[12] Guidance, Trade mark form and fees, https://www.gov.uk/government/publications/trade-mark-forms-and-fees/trade-mark-forms-and-fees, [dostęp: 16.03.2020 r.].