11 lipiec 2019

Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej. Podsumowanie zmian wprowadzonych w marcu 2019 r.

Udostępnij

16 marca 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej[1]. Jej wynikiem jest zmiana przepisów w zakresie znaków towarowych. Ustawa nowelizująca[2] została ogłoszona 15 marca 2019 r. i zaczęła obowiązywać w dniu następującym po dniu ogłoszenia. Zgodnie z przepisami unijnymi, tzn. dyrektywą nr 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych[3], nowe przepisy ustawy powinny zostać wprowadzone do polskiego porządku prawnego 14 stycznia 2019 r. Polska, tak samo jak inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, powinna implementować do przepisów krajowych rozwiązania wynikające ze wskazanej dyrektywy unijnej w tym terminie[4].

Omawiana nowelizacja ustawy ma znaczenie dla przedsiębiorców, zarówno tych będących uprawnionymi z praw ochronnych na znaki towarowe, jak i tych, którzy chcą skorzystać z tej możliwości w niedalekiej przyszłości.

Potrzeba zmian

Na łamach niniejszego czasopisma została wcześniej opisana zarówno potrzeba zmian ustawy, jak i podstawowe założenia przedstawione w projekcie ustawy nowelizującej[5]. Początkowo modyfikacje przepisów zostały objęte pierwotnym projektem z listopada 2017 r.[6], a następnie zostały wydzielone do osobnego projektu z maja 2018 r. dotyczącego zmian ustawy Prawo własności przemysłowej wyłącznie w przedmiocie przepisów o znakach towarowych[7]. Wprowadzona w życie nowelizacja przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej miała na celu przede wszystkim dalszą harmonizację przepisów krajowych odnoszących się do znaków towarowych uwzględniając najnowsze rozwiązania z dyrektywy unijnej nr 2015/2436.

Najważniejsze zmiany ustawy

Ostateczna treść opublikowanej 15 marca 2019 r. ustawy nowelizującej różni się w pewien sposób od pierwotnego projektu ustawy, dlatego poniżej wyjaśniono, jakie zmiany finalnie wprowadzono do ustawy Prawo własności przemysłowej.

  • Zmiana definicji znaku towarowego zawartej w art. 120 ustawy, zarówno w zakresie wymogów uznania oznaczenia za znak towarowy, jak i przykładowego katalogu oznaczeń mogących stanowić znak towarowy w rozumieniu ustawy. W ślad za przepisami unijnymi usunięto wymóg przedstawienia znaku towarowego w formie graficznej, a wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym znakiem towarowym może być oznaczenie możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony (art. 120 ust. 1 ustawy). Zgodnie z motywem 13 dyrektywy nr 2015/2436 konieczne było wprowadzenie wymogu przedstawienia oznaczenia „w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny”. Aktualnie znakiem towarowym może być
    w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk (art. 120 ust. 2 ustawy). W związku z nowo obowiązującą treścią ustawy, w tym możliwością uzyskania ochrony dla niekonwencjonalnych znaków towarowych, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej opublikował na swojej stronie internetowej wskazówki dla zgłaszających nowe rodzaje znaków towarowych[8]. W informacji tej wyjaśniono, w jakich formatach pliku elektronicznego należy reprezentować poszczególne rodzaje znaków towarowych. Podkreślono także, że „przedstawienie znaku w innym formacie będzie uznane jako brak określenia znaku towarowego”[9]. Z tych wyjaśnień powinni skorzystać przedsiębiorcy chcący dokonać zgłoszenia swoich oznaczeń. Może to pozwolić na sprawne dokonanie zgłoszenia oraz zmniejsza ryzyko dokonania błędów w zgłoszeniu znaku towarowego.
  • Zmiany dotyczące zarówno bezwzględnych, jak i względnych przeszkód rejestracji oznaczenia w charakterze znaku towarowego. W zakresie bezwzględnych przeszkód rejestracji modyfikacje te dotyczą m.in. oznaczeń składających się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikającej z charakteru samego towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość towaru (tj. art. 1291 1 pkt 5 ustawy). Istotne znaczenie dla oceny istnienia tej przeszkody obecnie ma zatem nie tylko kształt, ale i inne właściwości towaru.
  • Zmiany w przypadku rozpatrywania zgłoszenia znaku towarowego. Jak wynika z art. 142 ustawy, Urząd Patentowy może aktualnie wprowadzić poprawki w dokumentacji zgłoszenia znaku towarowego jedynie w celu usunięcia oczywistych pomyłek i błędów językowych. Należy jednak wskazać, że ograniczenie to dotyczy wykazu towarów i ich klasyfikacji, a także – co stanowi nowość – wykazu użytych kolorów, pod warunkiem, że poprawki nie będą prowadzić do zmian zakresu żądanej ochrony. Przepis ten ma więc znaczenie dla wszystkich tych rodzajów znaków towarowych, które zawierają kolory.
  • Zmiany dotyczące przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy oraz nowe obowiązki informacyjne Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wobec uprawnionych do praw ochronnych do znaków towarowych. W tym przedmiocie są to modyfikacje ułatwiające uprawnionym uzyskiwanie ochrony ich znaków towarowych na dalsze 10-letnie ochrony. Aktualnie nie jest bowiem wymagane składanie wniosku o przedłużenie prawa ochronnego i nie trzeba go już opłacać, a wystarczy uiścić opłatę[10] za dalszy okres ochrony (art. 153 ust. 3 ustawy). Jest to rozwiązanie korzystne dla uprawnionych z prawa ochronnego ponieważ znikł obowiązek uiszczenia opłaty od wniosku, która wynosiła 200 zł. Ponadto UPRP z urzędu lub na wniosek uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy lub osoby przez niego upoważnionej wykreśla z rejestru znaków towarowych błędny wpis dotyczący przedłużenia prawa ochronnego, co następuje w drodze postanowienia (art. 153 ust. 6 ustawy). Po wejściu w życie przepisów ustawy nowelizowanej Urząd Patentowy informuje uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony nie później niż na sześć miesięcy przed dniem, w którym upływa poprzedni okres ochrony, natomiast brak otrzymania tej informacji pozostaje bez wpływu na ocenę zachowania przez uprawnionego terminu na uiszczenie opłaty (art. 224 ust. 21 i ust. 23 ustawy). Należy zwrócić uwagę, że Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej opublikował na swojej stronie internetowej szczegółowe informacje odnoszące się do nowej procedury przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy[11]. W informacji tej zostało wyjaśnione, w jaki sposób powinno następować przedłużenie prawa ochronnego, gdy uprawniony chce ograniczyć ilość chronionych klas towarów lub usług. Jak wynika także z tej procedury, Urząd Patentowy nie wydaje już decyzji o przedłużeniu prawa ochronnego na znak towarowy. Należy dodatkowo wyjaśnić, iż zgodnie z zasadą wskazaną w art. 2 ust. 3 ustawy nowelizującej do postępowań w sprawie przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy na dalsze okresy ochrony, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, należy stosować przepisy dotychczasowe.
  • Wzmocnienie pozycji licencjobiorcy poprzez przyznanie m.in. uprawnienia do dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy. Aktualnie co do zasady licencjobiorca może występować z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wyłącznie za zgodą uprawnionego. Inaczej jest sytuacji, w której uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, pomimo wezwania, nie wystąpi
    w stosownym terminie z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy (art. 163 ust. 11 ustawy). Licencjobiorca może także wstąpić do sprawy o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wszczętej przez uprawnionego z tego prawa, jeżeli chce uzyskać odszkodowanie za poniesioną szkodę (art. 163 ust. 12 ustawy). Ponadto, zgodnie z art. 163 ust. 5 ustawy Prawo własności przemysłowej, na wniosek uprawnionego licencja podlega wpisowi do rejestru znaków towarowych[12]. Należy zwrócić uwagę na to, iż art. 163 ustawy został zmodyfikowany w ten sposób, że aktualnie odnosi się do licencji oraz licencjobiorcy, nie różnicuje więc uprawnień w zależności od tego, czy licencjodawca udzielił licencji wyłącznej, czy też niewyłącznej. Dotychczasowe odesłanie zawarte w art. 163 ustawy do odpowiedniego stosowania art. 76 ustawy do licencji do znaku towarowego powodowało, że tylko uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru mógł na równi z uprawnionym z prawa ochronnego dochodzić roszczeń z powodu naruszenia prawa ochronnego, chyba że umowa licencyjna stanowiła inaczej.
  • Modyfikacje, w tym rozszerzenie roszczeń uprawnionego z tytułu prawa ochronnego w związku z naruszeniem tego prawa. Zmiana art. 296 ustawy odnoszącego się do roszczeń uprawnionego z prawa ochronnego do znaku towarowego wprowadziła nowe roszczenia, a także rozszerzyła możliwość występowania z roszczeniami wobec pośredników usług, z których korzystają osoby naruszające prawa ochronne na znaki towarowe. Ostatecznie w ustawie przewidziano także roszczenie związane z reprodukcją znaku towarowego w słowniku, encyklopedii lub podobnym zbiorze informacji w formie drukowanej lub elektronicznej stwarzającej wrażenie, że stanowi on nazwę rodzajową towaru. Nowy ust. 13 296 ustawy umożliwia uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy w takiej sytuacji wystosowanie żądania wobec wydawcy, aby reprodukcji znaku towarowego towarzyszyło wskazanie, że jest to zarejestrowany znak towarowy. Wydawca powinien sprostać temu żądaniu bezzwłocznie, a w przypadku zbiorów w formie drukowanej – najpóźniej w następnym wydaniu publikacji.
  • Zmiany dotyczące przepisów karnych w zakresie odpowiedzialności karnej określonej w art. 305 ustawy, a mianowicie przyjęcie, że odpowiedzialności odpowiada ten, kto oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, w tym podrobionym znakiem towarowym Unii Europejskiej, zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Unii Europejskiej.

Pozostałe zmiany ustawy

Wskazane powyżej modyfikacje ustawy nie są jedynymi, jakie obowiązują od 16 marca 2019 r. Ustawa Prawo własności przemysłowej zawiera obecnie również zmiany w zakresie przepisów odnoszących się do wspólnych znaków towarowych, sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, rozpatrywania zgłoszenia znaku towarowego, zgłoszeń dokonywanych przez agenta, możliwości przeniesienia prawa ochronnego w stosunku do niektórych towarów, dla których zostało udzielone, unieważnienia prawa ochronnego, czy wygaśnięcia prawa ochronnego.

Zmiany, które nie zostały wprowadzone

Należy także dodać, że ostateczny projekt ustawy zmieniającej, a następnie ustawa nowelizująca z dnia 20 lutego 2019 r. nie przewidują modyfikacji art. 2861 ustawy Prawo własności przemysłowej regulującego zasady związane z wnioskiem o zabezpieczenie dowodów lub roszczeń, ani pierwotnie proponowanego dodania art. 2862. Trzeba wskazać, że 6 grudnia 2018 r. Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku orzekł, iż art. 2861 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej[13]. Przepis ten utracił moc z dniem 10 grudnia 2018 r.

Podsumowanie

Znowelizowane przepisy ustawy uwzględniają potrzebę harmonizacji przepisów krajowych
w zakresie uzyskiwania i utrzymywania ochrony znaków towarowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Pozwoliło to także na zapewnienie rozwiązań prawnych w polskiej ustawie niemal analogicznych do tych, które zostały przewidziane dla ochrony znaku towarowego Unii Europejskiej[14]. Nowe przepisy ustawy w większości zawierają korzystne rozwiązania dla uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy. Dają też większe możliwości uzyskania ochrony dla nowych rodzajów znaków towarowych, z których mogą skorzystać zgłaszający inwestujący w kolejne typy oznaczeń do zastosowania w swojej działalności. Do tego wprowadzono nowe roszczenia cywilnoprawne związane z ochroną znaków towarowych. Najbliższa przyszłość pokaże, na ile zmodyfikowane przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej sprostają potrzebom rynku i jakie problemy zaistnieją
w przypadku ich stosowania w praktyce Urzędu Patentowego oraz sądów orzekających
w sprawach znaków towarowych.

 

Marta Lampart

radca prawny, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w tym prawie znaków towarowych, prawie dotyczącym przedsiębiorców, prowadzi kancelarię radcy prawnego
w Krakowie

Artykuł pochodzi z Biuletynu Euro Info 4/2019


[1] Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm., dalej jako: ustawa Prawo własności przemysłowej lub ustawa.

[2] Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, Dz. U. z 2019 r. poz.  501, dalej jako: ustawa zmieniająca lub ustawa nowelizująca.

[3] Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015, s. 1-26, dalej jako: dyrektywa nr 2015/2436.

[4] Termin ten wynika z art. 54 ust. 1 dyrektywy nr 2015/2435. Na temat procesu legislacyjnego w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej odsyłam Eur-Lex, Bazy aktów prawnych Unii Europejskiej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/NIM/?uri=CELEX%3A32015L2436, [dostęp: 9.05.2019 r.]. Ponadto, kolejne przepisy – ustawowe, wykonawcze i administracyjne - niezbędne do wykonania art. 45 dyrektywy państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do wprowadzenia do dnia 14 stycznia 2023 r. Ponadto, z uwagi na zmiany wprowadzone w ustawie należy spodziewać się w niedalekiej przyszłości modyfikacji również aktów wykonawczych do ustawy Prawo własności przemysłowej, w tym zwłaszcza w zakresie dokonywania
i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych.

[5] Biuletyn Euro Info nr 6 (183) 2018 i Biuletyn Euro Info nr 9 (186) 2018

[6] Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305951, [dostęp: 9.05.2019 r.].

[7] Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, druk nr 3107 [http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3107 (dostęp; 9.05.2019 r.)]; przebieg prac przed skierowanie ustawy do Sejmu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312450, [dostęp: 9.05.2019 r.]. 

[8] Informacja Urzędu Patentowego pt. „Nowe rodzaje znaków towarowych” dostępna jest na stronie internetowej: https://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/97/92/97928/11.03._2019Wytyczne_znaki_towarowe_niekonwencjonalne_bk(3).pdf, [dostęp: 9.05.2019 r.]. Warto zapoznać się także z najnowszym dokumentem „Wspólny komunikat
w sprawie sposobu przedstawienia nowych rodzajów znaków towarowych
” określającym wspólne praktyki. Dokument ten dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Patentowego: https://uprp.pl/konwergencja-wspolne-praktyki/Lead14,828,13339,7,index,pl,text/, [dostęp: 9.05.2019 r.].   

[9] Informacja Urzędu Patentowego pt. „Nowe rodzaje znaków towarowych” …, s. 3.

[10] Obecnie opłata okresowa za przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 400 zł za każdą klasę towarów lub usług (stan na dzień: 9.05.2019 r.). Jej wysokość została określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. z 2001 r. Nr 90, poz. 1000). W przypadku opłaty za każdą klasę towarową wniesioną w sześciomiesięcznym terminie po upływie poprzedniego okresu ochrony opłata ta wynosi 400 zł powiększona
o opłatę dodatkową w wysokości 30% opłaty należnej (art. 224 ust. 4 ustawy).

[11] Procedura ta dostępna jest na stronie internetowej:

https://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/97/96/97968/Nowa_procedura_przedluzenia_prawa_ochronnego_na_znak_towarowy.pdf, [dostęp: 9.05.2019 r.].

[12] Szczegółowe zasady dotyczące m.in. warunków i trybu wpisów w rejestrach określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 115).

[13] Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt SK 19/16, Dz. U. z 2018 r. poz. 2302, http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/10402-naruszenie-praw-wlasnosci-przemyslowej/, [dostęp: 9.05.2019 r.]. Zob. też komunikat opublikowany po wydaniu wyroku: http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/10403-naruszenie-praw-wlasnosci-przemyslowej/, [dostęp: 9.05.2019 r.]

[14] Zob. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 154 z 16.06.2017, s. 1-99, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1506417891296&uri=CELEX:32017R1001, [dostęp: 9.05.2019 r.].